LES 7 NOTIONS CLES DU DROIT DES MARQUES
Durant ma pratique d’avocat spécialiste en droit des marques, je me suis aperçu que des notions de base en marque étaient essentielles à la bonne compréhension des mécanismes du droit des marques, que ce soit pour les recherches d’antériorité de marque, les dépôts de marques et la suite jusqu'à l'obtention du certificat d'enregistrement de marque, Les procédures d’opposition de marque, les procédures devant l'INPI, les procédures devant l’EUIPO.
Le droit des marques est un droit complexe qui ne saurait être résumé dans un article aussi court. Cependant, sept notions paraissent être parmi les plus importantes du droit des marques et cet article se propose d’approfondir celles-ci.
1/ Le signe composant la marque
Une marque est déposée pour un signe ou maintenant un son, c’est-à-dire qu’une marque peut porter sur un mot écrit en caractère standard, on parle de marque verbale ou peut porter sur une marque figurative telle qu’un mot écrit avec une typographie spécifique ou également sur un dessin, une représentation géographique, un logo ou une combinaison composée d’un logo et d’un mot.
La marque peut être en couleur ou en noir et blanc. La marque peut également porter sur un son dans le cas de la marque sonore.
L’INPI reconnaît les différents types de marques suivants :
- La marque verbale est constituée de chiffres, de lettres, de mots en caractères standards, c’est-à-dire en majuscule ou minuscule mais de couleur noire.
- La marque figurative est constituée d’éléments verbaux et de dessins et / ou couleurs ou d’un dessin sans lettre, chiffre ou mot.
- Il peut également s’agir de marque de couleur : marque composée exclusivement d’une couleur ou d’une combinaison de couleurs.
- Marque de forme est constituée de la présentation d’une forme de produits ou de conditionnement en 3D.
- Marque sonore est constituée d’un son qui pourra être communiqué sous forme de fichier mp3.
- Marque de position est caractérisée par la façon spécifique dont elle placée ou apposée sur le produit.
- Marque de motif est constituée d’un ensemble d’éléments répétés de façon régulière.
- Marque de mouvement est composée par un mouvement ou un changement de position d’une marque.
- Marque multimédia.
- Marque hologramme.
Ces catégories de marques ne sont pas limitatives.
2/ Les produits et services visés par le dépôt de marque
En plus de désigner un signe ou un son pour déterminer le type de marque qui est déposé, il faut également préciser les produits et services qui seront couverts par la marque.
A cet effet, il existe 45 classes dans la classification de Nice qui est applicable en matière de marque.
Les classes 1 à 34 concernent des produits et les classes 35 à 45 des services.
Il est nécessaire que ces produits soient suffisamment précis pour permettre à tout tiers de déterminer très facilement la portée de la marque.
Il est possible d’utiliser des termes qui sont dans le libellé type de marque de l’INPI ou d’autres termes qui sont dans la base de données TMclass de l’EUIPO ou encore il est possible de rédiger soi-même des produits et services, si possible en s’inspirant des produits et services qui sont déjà acceptés afin qu’ils soient suffisamment précis.
Utiliser comme référence les produits et services qui sont acceptés par les offices permet de réduire le risque d’une notification d’irrégularité.
3/ La distinctivité de la marque
Un des critères les plus importants pour la validité d’une marque est le caractère distinctif de la marque.
Quel que soit le type de marque, qu’il s’agisse d’une marque verbale, d’une marque figurative ou d’une marque sonore, la marque, pour être valable, doit être distinctive au moment du dépôt et doit le rester.
Elle doit permettre de distinguer les produits et services qui seront utilisés avec la marque des produits et services des concurrents.
Il s’agit de préserver la liberté du commerce et de l’industrie et de permettre aux consommateurs de répéter une expérience positive d’achat. La distinctivité s’apprécie par rapport aux signes ou aux sons qui sont déposés en tant que marque mais également par rapport aux produits et services couverts. Une marque Apple pourra être distinctive pour les produits informatiques mais ne le sera pas pour les confitures en particulier à la pomme.
4/ La priorité d’une marque antérieure
Le dépôt d’une marque par un avocat ou non pour la première fois donne un droit de priorité. Ce droit de priorité permet de déposer dans un délai de 6 mois dans un autre pays, la même marque en faisant rétroagir le second dépôt à la date du premier dépôt. Ce délai de priorité a pour but de permettre à un titulaire de marque d’avoir une protection internationale sans craindre de voir des tiers déposer sa marque avant lui dans d’autres pays.
5-a/ La comparaison des signes en matière de marque
Pour qu’il y ait contrefaçon, il faut que les signes couverts par la marque antérieure et les signes dont il est reproché l’utilisation soient identiques ou similaires sauf en cas de marque de renommée.
L’appréciation de la similarité s’effectue en comparant les signes ou sons de trois manières :
1/ la similarité d’un point de vue conceptuel, c’est-à-dire on va rechercher quelle est la notion qui est évoquée par la marque,
2/ la similarité d’un point de vue phonétique : on va s’interroger sur les sons qui vont être prononcés à la lecture de la marque
3/ la similarité d’un point de vue visuel : on va s’attacher à l’aspect de la marque.
Ces 3 critères ont une importance différente selon le type de marque.
Pour une marque de couleur où il n’y aura rien à prononcer, l’aspect visuel sera prédominant.
A l’inverse, pour une marque sonore, l’aspect phonétique sera prédominant.
5-b/ La comparaison des produits et services en matière de marque
Pour qu’il y ait contrefaçon de marque, il faut non seulement une similarité ou une identité entre les signes mais également une similarité ou identité des produits et services. S’il n’y a pas double identité, il faut démontrer un risque de confusion.
Selon la jurisprudence, en matière de marque, les produits et services sont similaires :
- s’ils ont la même nature,
- s’ils ont la même finalité,
- s’ils la même méthode d’utilisation
- s’ils répondent aux mêmes besoins,
- s’ils sont vendus dans les mêmes canaux de distribution,
- s’il s’agit de produits et services complémentaires ou concurrents, c’est-à-dire s’ils s’utilisent ensemble ou sont interchangeables,
- s’ils s’adressent au même public pertinent
- s’ils sont susceptibles d’être fournis par la même société.
6/ Le caractère territorial de la marque
Une marque n’est valable que dans le territoire couvert par celle-ci.
Une marque française couvrira uniquement la France. On pourra lui ajouter la Polynésie française moyennant le paiement d’une redevance de 60 euros au moment du dépôt.
Il est possible également de déposer une marque de l’Union Européenne qui va couvrir l’ensemble des pays de l’Union Européenne, à savoir :
- Allemagne
- Autriche
- Belgique
- Bulgarie
- Chypre
- Croatie
- Danemark
- Espagne
- Estonie
- Finlande
- France
- Grèce
- Hongrie
- Irlande
- Italie
- Lettonie
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Pays-Bas
- Pologne
- Portugal
- République tchèque
- Roumanie
- Slovaquie
- Slovénie
- Suède
Ceci incluait le Royaume-Uni jusqu’au 31 décembre 2020.
Contrairement aux droits d’auteur, il n’y a pas de reconnaissance automatique d’une marque dans un autre pays lorsqu’elle est déposée en France par exemple.
Les droits de marque sont territoriaux et valides seulement dans le pays où la marque est enregistrée.
7/ La durée de validité de la marque
La marque est valable 10 ans à partir de son dépôt mais peut être renouvelée indéfiniment par tranche de 10 ans dans la mesure où la marque reste valide, c’est-à-dire notamment qu’elle reste distinctive, ne devient pas trompeuse et ne fait pas l’objet d’une procédure d’annulation, notamment pour défaut d’usage.
Déposer une marque peut sembler simple, mais c’est une démarche juridique qui nécessite de prendre en compte de nombreux paramètres et qui peut avoir des répercussions à long terme. Maîtriser les concepts simples est nécessaire, mais pas forcément suffisant. il est conseillé de procéder à une recherche d'antériorité de marque avant de procéder à un dépôt de marque.
Julien LACKER
Avocat Associé
Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle
Spécialiste en droit des NTIC
Médiateur diplômé
GOMIS & LACKER AVOCATS AARPI
www.gomis-lacker.fr
65 rue de Prony - 75017 Paris
Tél. 01 47 63 63 35
julien.lacker.avocat (at) gomis-lacker.fr
