Enregistrer sa marque à l’INPI ne suffit pas pour pouvoir se défendre, encore faut-il l’exploiter… ou l’usage sérieux de la marque.
Si le titulaire de la marque croit que le seul enregistrement auprès de l’INPI lui permet de se prémunir contre toute utilisation par un tiers de sa marque, il se trompe…
Il risque même de voir sa marque tomber au-delà de 5 ans.
L’hypothèse (qui n’est pas un cas d’école) est la suivante : vous déposez votre marque pour la protéger mais vous ne l’exploitez pas… Les années passent et vous vous apercevez un jour que celle-ci est utilisée par un autre. Croyant en être le titulaire absolu au vu de l’enregistrement à l’INPI, vous engagez une action en contrefaçon … Et vous vous voyez opposer la déchéance de la marque par ce tiers qui l’exploite à votre place !
C’est ce qu’on appelle la « déchéance de la marque pour défaut d’usage sérieux ».
En effet, en vertu de l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance pour défaut d’exploitation sanctionne le propriétaire de la marque qui n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services couverts par le signe pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Si la déchéance de la marque est invoquée, il faudra prouver par tous moyens que vous exploitez bien votre marque. Vous devrez démontrer, soit que vous avez effectué des actes d’exploitation sérieux, soit qu’il existe de justes motifs au défaut d’exploitation, par exemple, l’attente d’une autorisation administrative pour la distribution du produit marqué.
L’enjeu est donc très important : sans exploitation préalable de la marque, pas de protection possible.
En outre, le code de la propriété intellectuelle prévoit expressément que les éventuelles manœuvres du propriétaire de la marque, destinées à éviter la déchéance, seraient vaines. En vertu de l’article L. 714-5 : « L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans …n’y fait pas obstacle [à la déchéance] s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande ».
Cela revient à dire qu’il sera vain d’initier une action en contrefaçon sans avoir au préalable commencé à exploiter la marque, car si vous débutez l’utilisation de la marque pendant ou en parallèle d’une action en contrefaçon, et que dans les trois mois qui suivent, le défendeur agit en déchéance de votre marque, votre début d’exploitation ne servira à rien car il ne permettra pas de mettre en échec l’action en déchéance.[1]
Qu’entend-on par usage sérieux ?
L’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle assimile à un usage sérieux faisant obstacle à la déchéance :
- «a) l’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque » (par exemple l’exploitation réalisée par un tiers licencié)
- « b) l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif » (lorsque la marque exploitée présente des différences minimes, elle sera assimilée à la marque enregistrée et les juges tiendront compte des actes d’exploitation de cette marque modifiée).
Pour la jurisprudence, la notion d’«usage sérieux» doit s’entendre d’un « usage effectif, conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. »[2]
On évalue le caractère sérieux de l'usage de la marque par rapport à l'ensemble de faits et circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci.
En l’occurrence, les juges se fonderont, s’ils sont amenés à devoir apprécier l’usage de la marque par rapport :
- aux usages considérés comme justifiés dans le secteur d’activité concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque,
- la nature de ces produits ou de ces services,
- les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque.
La marque doit pénétrer le marché pour lequel le dépôt a été effectué et doit être fourni à titre commercial.[3] Les juges rejettent les usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
L’usage à titre uniquement de dénomination sociale ou de nom commercial ne suffit pas. De même, le renouvellement d’une marque ou l’introduction d’une action en contrefaçon ne constituent pas des actes d’exploitation permettant d’échapper à la déchéance de la marque.
A l’inverse, les juges ont retenu que des factures, un tarif portant la marque et des attestations provenant de clients, les documents publicitaires et pages de magazines présentant les produits sous la marque sont autant de preuves d’une exploitation sérieuse.[4]
[1]Comm 9/06/2009 [2]CJCE, 11 mars 2003 ; TGI Paris 3e ch., 1er oct. 2010, [3]CJCE, 15 janvier 2009, Affaire C-495/07
[4]Paris 18.02.2009
