La période de non-usage de 5 ans doit être écoulée à la date de la demande en déchéance de marque

Le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage (Règl. 207/2009 du 26-2-2009 art. 51, 1-a ; désormais, Règl. 2017/1001 du 14-6-2017 art. 58, 1-a).

Le titulaire d’une marque poursuit en contrefaçon une société devant les juridictions allemandes. Celle-ci forme une demande reconventionnelle en déchéance de cette marque du fait de son non-usage.

Or, les produits couverts par la marque en cause ont cessé d’être commercialisés à compter du mois de mai 2012, la demande reconventionnelle a été formée en septembre 2015 et la dernière audience de plaidoiries devant le juge allemand a eu lieu le 24 octobre 2017. 

Quelle date fallait-il prendre en compte pour calculer la période de non-usage : celle de la demande reconventionnelle - date à laquelle la période de 5 ans n’était pas expirée - ou celle de la dernière audience ?

Saisie d’une question préjudicielle sur ce point, la Cour de justice de l’Union européenne précise que la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans est arrivée à son terme est celle de l’introduction de la demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à la marque.

Mais, comme le règlement 207/2009 qui était applicable en l’espèce, le droit interne ne fixe pas la date à prendre en compte pour l’échéance de cette période.

Dans le même sens, une cour d’appel a jugé que, quand bien même le titulaire de la marque aurait engagé une action en contrefaçon avant l’expiration du délai quinquennal, le défendeur est fondé à demander reconventionnellement le prononcé de la déchéance de la marque litigieuse dès lors que le délai de cinq ans est acquis à la date de dépôt de ses conclusions (CA Versailles 18-11-2004 n° 03/02789 : Bull. inf. C. cass. 2005 n° 548).

Avant de former une demande en déchéance, l'entreprise poursuivie en contrefaçon doit bien vérifier que la condition liée à la période de non-usage de 5 ans est remplie.